La decisione WIPO sui domini ScentStories.com e ScentStory.com riporta al centro un punto che nel mercato dei domini viene spesso sottovalutato: la UDRP non serve a recuperare qualsiasi dominio desiderato, soprattutto quando il nome contestato è stato registrato molti anni prima dei diritti rivendicati dal ricorrente.
Il caso nasce da un reclamo presentato da Red Matter Holdings Inc., società collegata al brand MiN NEW YORK, contro The Procter & Gamble Company. I due domini erano stati registrati da P&G nel 2004 per una linea Febreze chiamata Scentstories, poi dismessa nel 2008. Il ricorrente, invece, ha fatto valere marchi statunitensi successivi: SCENT STORIES, registrato nel 2014, e #SCENTSTORY, registrato nel 2017, con primi usi dichiarati nel 2013 e 2014.
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Perché il fattore tempo ha pesato più del marchio
Nel procedimento UDRP il ricorrente deve provare tre elementi: somiglianza con un marchio su cui ha diritti, assenza di diritti o interessi legittimi del registrante e registrazione e uso in malafede. Nel caso ScentStories.com, il primo requisito non era il problema principale: i segni richiamati dal ricorrente erano riconoscibili nei domini contestati.
La difficoltà era sul terzo requisito. P&G aveva registrato ScentStories.com e ScentStory.com nel gennaio e febbraio 2004, quasi dieci anni prima dell’uso commerciale dichiarato dal ricorrente e molti anni prima delle registrazioni dei marchi. La decisione WIPO ha quindi respinto l’idea che la malafede potesse essere costruita sulla sola renewal del dominio nel 2026.
Questo passaggio è cruciale per chi investe in domini e per chi gestisce portafogli aziendali. La UDRP guarda alla registrazione abusiva, non trasforma automaticamente ogni rinnovo in una nuova occasione per riesaminare il dominio come se fosse stato appena acquisito. Se il registrante è lo stesso e non emerge un cambio di controllo mirato a colpire il titolare del marchio, la semplice conservazione del nome non basta.
Il precedente uso commerciale di P&G
Il panel WIPO ha considerato anche il contesto storico. P&G aveva utilizzato il nome Scentstories per un prodotto della linea Febreze: dischi profumati che riproducevano fragranze a intervalli regolari. La linea è stata abbandonata, ma le prove richiamate nella decisione mostrano che il dominio era collegato a un progetto commerciale reale, non a una registrazione speculativa nata per intercettare un marchio altrui.
Questo non significa che un vecchio uso commerciale renda sempre intoccabile un dominio. Significa però che, quando il dominio nasce prima del marchio invocato e viene registrato per un’iniziativa effettiva del registrante, la strada UDRP diventa molto stretta. Per ottenere un trasferimento, il ricorrente deve superare un problema logico prima ancora che giuridico: dimostrare che nel 2004 il registrante stesse mirando a diritti che, secondo gli atti, non esistevano ancora.
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Reverse Domain Name Hijacking: perché la WIPO lo ha dichiarato
La parte più severa della decisione non è solo il rigetto del reclamo, ma la dichiarazione di Reverse Domain Name Hijacking. Il panel ha ritenuto che il reclamo fosse stato portato in malafede e costituisse un abuso della procedura amministrativa. La ragione è chiara: il ricorrente riconosceva il problema temporale, ma non ha indicato un fondamento solido per superarlo.
Secondo la decisione, il ricorrente ha sostenuto che la sequenza temporale non precludesse l’azione UDRP e ha provato a fare leva sulla dottrina del passive holding, cioè sull’assenza di uso attivo dei domini. Il panel non ha seguito questa impostazione. Un dominio non attivo può certamente essere problematico in alcuni casi, ma il passive holding non cancella il requisito della registrazione in malafede. Se al momento della registrazione non esisteva il diritto che si dice violato, l’argomento resta debole.
La decisione segnala anche un altro aspetto pratico: il ricorrente ha affermato di avere contattato P&G prima del procedimento, senza però offrire prova sufficiente. Per una UDRP, soprattutto quando si chiede un trasferimento contro un registrante storico, le allegazioni non documentate rischiano di indebolire ulteriormente il fascicolo.
Cosa cambia per domain investor e aziende
Per i domain investor, il caso conferma il valore della documentazione storica. Screenshot d’archivio, vecchie campagne, registrazioni marchio poi abbandonate, fatture e prove di continuità nel controllo del dominio possono fare la differenza quando qualcuno prova a reinterpretare un nome molti anni dopo. Non basta dire “lo possiedo da tempo”: bisogna poter ricostruire perché e da quando il dominio è entrato nel portafoglio.
Per le aziende, invece, la lezione è doppia. Da un lato, una strategia di brand protection deve partire presto: aspettare anni e poi tentare la via UDRP su domini anteriori al marchio espone a esiti negativi e, nei casi peggiori, a una dichiarazione di RDNH. Dall’altro lato, prima di presentare un reclamo serve una valutazione rigorosa della cronologia: data di creazione del dominio, eventuali cambi di proprietà, uso storico, prime prove d’uso del marchio e forza distintiva del segno.
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La lettura Webinvest
Il caso ScentStories.com mostra perché la UDRP resta uno strumento potente, ma non elastico all’infinito. Funziona bene contro registrazioni abusive chiare, mentre diventa rischiosa quando viene usata per correggere a posteriori una scelta di naming o una mancata acquisizione del dominio principale.
Nel mercato secondario questo principio ha conseguenze concrete. Un dominio storico, anche non più usato attivamente, può conservare una posizione difendibile se la sua registrazione precede i diritti altrui e se non ci sono prove di targeting successivo. Al contrario, chi compra domini simili a marchi già esistenti non può rifugiarsi nella sola anzianità del nome se il cambio di titolarità o l’uso successivo indicano una strategia opportunistica.
La vera discriminante resta la cronologia. Per questo ogni due diligence seria su un dominio premium dovrebbe partire da tre domande semplici: quando è stato registrato, chi lo ha controllato nel tempo e quali diritti di terzi esistevano già in quel momento. Nel caso P&G, queste tre domande hanno portato la WIPO a una risposta netta: nessun trasferimento e reclamo qualificato come abuso della procedura.
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