Un deposito del 27 ottobre ha aggiunto un nuovo passaggio alla causa Yahoo–AdMedia su Advertising.com: Ad.com Interactive Media, che opera come AdMedia, e Danny Bibi hanno chiesto al tribunale federale del Southern District of New York di archiviare le pretese di Yahoo. La difesa sostiene che il marchio contestato sarebbe comunque decaduto senza il rinnovo presentato da AdMedia. Yahoo contesta questa tesi e il giudice non ha ancora deciso. Il nuovo sviluppo sposta l’attenzione dalla denuncia iniziale alle conseguenze della scadenza e alle prove necessarie per dimostrare un danno.
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La vendita del dominio e il marchio sono piani diversi
La causa nasce da una transazione del novembre 2024 nella quale, secondo gli atti citati nella memoria di AdMedia, Yahoo vendette alla società i domini ADVERTISING.COM e AD.COM. Yahoo Ad Tech e Yahoo IP Holdings affermano che, poche settimane dopo, AdMedia registrò presso l’ufficio marchi statunitense un trasferimento fraudolento della registrazione n. 2.914.052, relativa a un logo Advertising.com. Yahoo sostiene che il documento di cessione contenesse la firma elettronica contraffatta di un proprio dirigente e che sia stato presentato all’USPTO per intestare il marchio ad AdMedia.
Queste sono accuse contenute nella causa, non fatti accertati con una sentenza. Webinvest aveva già ricostruito il deposito iniziale di Yahoo a giugno; questa notizia riguarda invece la nuova mozione e la replica successiva. La memoria di AdMedia non risolve la contestazione fattuale sulla firma: presenta argomenti giuridici per ottenere l’archiviazione. Il testo pubblico è in parte oscurato, quindi alcuni passaggi dell’accordo e delle ricostruzioni delle parti non sono disponibili.
La tesi della difesa: il rinnovo avrebbe evitato la cancellazione
Il documento depositato dai convenuti riferisce che la registrazione doveva essere rinnovata entro il 30 dicembre 2024. Yahoo, secondo la memoria, non avrebbe presentato la dichiarazione d’uso richiesta entro la scadenza. AdMedia registrò il trasferimento del marchio il 13 dicembre e successivamente depositò una dichiarazione d’uso e rinnovo, accettata dall’USPTO. Da qui la linea difensiva: senza quell’atto il titolo sarebbe stato cancellato, perciò Yahoo non avrebbe subito il danno che invoca.
Yahoo respinge l’argomento. Nella risposta alla mozione afferma che, al momento della registrazione del trasferimento, il marchio era ancora attivo e mancavano più di sei mesi alla scadenza utile; definisce la presunta falsificazione un illecito che non diventa legittimo perché il titolo avrebbe potuto decadere in seguito. Questa replica chiarisce il dissenso centrale: la difesa insiste sulle conseguenze ipotetiche della mancata azione di Yahoo, mentre l’accusa mette al centro la validità del documento effettivamente depositato e i diritti ancora in essere in quel momento.
Un’acquisizione non trasferisce automaticamente ogni diritto
La vicenda è rilevante per chi compra o vende asset digitali perché un dominio e un marchio sono beni distinti. Il controllo tecnico di un indirizzo web non comporta, da solo, il trasferimento di una registrazione presso l’ufficio marchi. In una cessione di portafoglio, quindi, contratto, proprietà dei domini, licenze, domande pendenti e titoli registrati devono essere descritti separatamente. La cronologia conta: scadenze di rinnovo, firme, comunicazioni tra le parti e registrazioni ufficiali possono diventare decisive quando l’intesa viene contestata.
La memoria di AdMedia riferisce inoltre che, dopo il trasferimento dei domini, la società presentò ulteriori domande per Advertising.com, Advertising.net, Advert.com e Advertise.com. Yahoo contesta anche iniziative sui marchi collegati. È un altro motivo per non confondere la disputa sulla registrazione del logo del 2004 con ogni successiva domanda: ciascun titolo ha un proprio iter, titolare e stato presso l’USPTO.
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Cosa deve ancora stabilire il tribunale
La richiesta presentata ai sensi della Rule 12(b)(6) domanda al giudice di valutare se la denuncia descriva pretese che possano procedere secondo il diritto applicabile, assumendo in questa fase le allegazioni fattuali come vere ai fini dell’esame. Non è un processo completo sulle prove e non equivale a un verdetto sulla falsificazione. Gli atti disponibili mostrano le argomentazioni contrapposte: AdMedia contesta violazioni contrattuali, danni e la possibilità di chiedere la cancellazione di domande di marchio ancora pendenti; Yahoo sostiene che la registrazione fraudolenta e gli atti successivi le abbiano arrecato un pregiudizio.
Per ora non risulta una decisione sulla mozione. Saranno gli atti successivi e l’eventuale ordine del tribunale a chiarire quali domande resteranno in giudizio e se le parti arriveranno a una fase istruttoria. Anche le porzioni oscurate dei documenti limitano ciò che è possibile concludere sulla compravendita e sulle intese private.
La lettura Webinvest
Il caso ricorda che il valore commerciale di un dominio può dipendere da diritti e obblighi che non viaggiano automaticamente insieme al nome. Per operatori e investitori, la lezione pratica è documentare in modo autonomo il trasferimento del dominio, quello del marchio e ogni autorizzazione d’uso, verificando scadenze e registri ufficiali prima di chiudere una transazione. Sul merito della causa, invece, è prematuro assegnare ragione a una parte: la richiesta di archiviazione e la risposta di Yahoo sono atti processuali contrapposti, non la decisione del giudice.
Fonte: Domain Name Wire, “AdMedia moves to dismiss Yahoo’s trademark forgery suit”; memoria di AdMedia e risposta di Yahoo.
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